De Handelsnaam onder de loep

Voorwoord 5
Gebruikte afkortingen 16
1. Inleiding 19
1.1. Introductie 19
1.2. Vraagstelling, opzet en methodologie 20
1.2.1. Vraagstelling 20
1.2.2. Opzet proefschrift 21
1.2.3. Methodologie 22
1.3. Afbakening 24
2. De Nederlandse praktijk voor de komst van de Handelsnaamwet 25
2.1. De handelsnaam in de negentiende eeuw 25
2.1.1. De keuze voor de handelsnaam: gevestigde uitgangspunten en
beperkte wettelijke basis 25
2.2. Wetboek van Koophandel: enkele criteria voor de keuze van de naam 26
2.2.1. Personenvennootschappen: de commanditaire vennootschap en
vennootschap onder firma 27
2.2.2. De beschrijvende handelsnaam van de naamloze vennootschap 30
2.3. De keuze van de handelsnaam in de praktijk 32
2.4. De bescherming van handelsnamen in de negentiende eeuw en handhaving in
de praktijk 33
2.4.1. Bescherming tegen oneerlijke concurrentie via art. 1401 BW 33
2.4.2. Het recht op de handelsnaam als (uitsluitend) recht 34
2.4.3. De te beschermen handelsnaamrechtelijke belangen 35
2.4.4. De meest voorkomende vormen van oneerlijke concurrentie 35
2.5. Unieverdrag van Parijs en het traject naar de Handelsnaamwet 37
2.5.1. Ontwikkelingen in de naamskeuze rondom de eeuwwisseling 38
2.5.2. Verminderde bescherming van de handelsnaam via de OID rondom 1900 39
2.6. De komst van de Handelsnaamwet 41
3. De komst van de Handelsnaamwet 42
3.1. Motieven voor de totstandbrenging van de Handelsnaamwet 42
3.1.1. De handelsnaam is geen uitsluitend recht 42
3.1.2. De handelsnaam is niet beschermd om persoonlijkheidsrechtelijke redenen 43
3.1.3. De bepalingen van de wet bewaken de economische ordening 44
3.2. Keuzevrijheid voor de te voeren handelsnaam 45
3.3. Verbodsbepalingen ter begrenzing van de firmavrijheid 46
3.4. Verbod op misleiding 48
3.4.1. Voorkomen van misleiding als kernbelang van de Handelsnaamwet 48
3.4.2. Artikel 3: onjuiste indruk omtrent de identiteit van de eigenaar 49
3.4.3. Artikel 4: onjuiste indruk omtrent de rechtsvorm 49
3.4.4. Artikel 2: gebonden overdracht als waarborg tegen misleiding 50
3.5. Verbod op verwarring 51
3.5.1. Artikel 5: verbod op verwarringsgevaar 51
3.5.2. Beschrijvende handelsnamen en verwarringsgevaar 52
3.6. Enkele procedurele aspecten 54
3.6.1. Artikel 6 en 7: civielrechtelijk en strafrechtelijk proces 54
3.7. Wetswijzigingen nâ 1922 55
3.8. Geen geharmoniseerd recht 56
4. De naam waaronder een onderneming wordt gedreven 59
DEEL 1: DE HANDELSNAAM VAN DE OFFLINE ONDERNEMING 59
4.1. Een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet 59
4.1.1. De verhouding tot het ondernemingsbegrip in de Handelsregisterwet 59
4.1.2. Een blijvend georganiseerd verband met een oogmerk om materieel
voordeel te behalen 60
4.1.3. De relevantie van de juridische structuur 61
4.2. Vragen omtrent het ondernemersbegrip 62
4.2.1. Het oogmerk om materieel voordeel te behalen 62
4.2.2. De kwalificatie als onderneming en de omstandigheden van het geval 64
4.2.3. Beroep of bedrijf 65
4.3. De bescherming van namen van niet-ondernemingen via art. 6:162 BW 67
4.4. De handelsnaam en de vrijheid om te kiezen 68
4.4.1. Het object van bescherming: de handelsnaam 68
4.4.2. De firmavrijheid als uitgangspunt bij de naamskeuze 69
4.4.3. De klassieke functie van de handelsnaam en de naamskeuze 70
4.4.4. De gewijzigde functie van de handelsnaam en de naamskeuze 72
4.5. Het drijven of voeren van de onderneming onder een handelsnaam 75
4.5.1. Rechtscheppend gebruik van de handelsnaam 75
4.5.2. Voorbereidend gebruik als rechtscheppend gebruik 77
4.5.3. Standpunt 78
4.5.4. Relevantie van logo’s of schrijfwijzen voor de vraag welke naam gevoerd
wordt 80
4.5.5. Relevantie van interne bedoelingen van de onderneming 81
4.6. Verschijningsvormen: de geregistreerde naam van de vennootschap en de
handelsnaam van de onderneming 82
DEEL 2: DE HANDELSNAAM VAN DE ONLINE ONDERNEMING 85
4.7. Verschijningsvormen: domeinnamen 85
4.7.1. De historie en ontwikkeling van de domeinnaam 85
4.7.2. Vermogensrechtelijke status van de domeinnaam 86
4.8. Gebruik van een domeinnaam als handelsnaam 89
4.9. De publieksperceptie van de domeinnaam 91
4.9.1. De keuze van de domeinnaam: bedrijfsnaam of generieke naam 92
4.9.2. Enkele casusposities 95
4.10. Samenvatting 98
5. Het publiek belang bij het voorkomen van misleiding en verwarring 100
5.1. De verschillende actoren in het handelsnaamrechtelijk speelveld 100
5.2. De betekenis van misleiding in handelsnaamrechtelijke zin 101
5.2.1. De betekenis van de verschillende terminologie 102
5.2.2. Strijd met de waarheid in artikel 3 en 4 Hnw 103
5.2.3. Misleiding in artikel 5b Hnw: een onjuistheid van materieel belang 103
5.2.4. Verwarring en misleiding: verschillende gradaties van een verkeerde
opvatting? 105
5.3. De uitzonderingen van artikel 3 lid 3 en artikel 4 lid 3 Hnw 108
5.4. De handelsnaam als informatieverschaffer 110
5.4.1. De door de handelsnaam verstrekte informatie en de tijdsgeest bepalen
mede de publieksperceptie 111
5.4.2. De groeiende beschikbaarheid van informatie 114
5.4.3. Standpunt 115
5.5. In wiens belang moet misleiding worden voorkomen? 117
5.5.1. De belanghebbende bij artikel 3 Hnw 117
5.5.2. De belanghebbende bij artikel 4 en 5b Hnw 119
5.6. Het algemeen belang bij toepassing van artikel 5 Hnw 120
5.6.1. Het algemeen belang bij artikel 5 Hnw neemt af: licentie, co-existentie en
rechtsverwerking 122
5.7. De rekestprocedure van artikel 6 Hnw 123
5.7.1. Het verzoek tot wijziging van de handelsnaam 123
5.7.2. De belanghebbende bij artikel 6 Hnw 123
5.8. Derden als behartigers van het algemeen belang 126
5.8.1. Artikel 7 Hnw: het Openbaar Ministerie 126
5.8.2. Artikel 6a Hnw: de Kamer van Koophandel 127
5.8.3. Departementale Richtlijnen 127
5.8.4. Autoriteit Consument en Markt 130
5.9. Samenvatting 131
6. De handelsnaam als recht van intellectuele eigendom 133
6.1. Voorwaarden voor kwalificatie als intellectuele eigendomsrecht 133
6.2. Het concrete immaterieel object: de handelsnaam 134
6.3. De beschermde ‘prestatie’ 134
6.3.1. De utilitaire gedachte: de handelsnaam als mechanisme ter ordening van
de mededinging 135
6.3.2. De natuurrechtelijke beloningsgedachte 137
6.4. Het handelsnaamrecht als subjectief recht 139
6.4.1. De komst van het Nieuw B’W 1992: de handelsnaam als vermogensrecht en
subjectief recht 140
6.5. Het handelsnaamrecht als absoluut en uitsluitend recht 141
6.5.1. De rekestprocedure van artikel 6 Hnw en het uitsluitend recht 143
6.6. De handelsnaam als TE-recht volgens het Hof van Justitie 144
6.6.1. Hof van Justitie 16 november 2004, zaak C-245/02 (Anheuser-Busch) 145
6.6.2. Hof van Justitie 11 mei 1999, zaak C-255/97 (Pfeffer Grosshandel/Löwa) 146
6.7. De Hoge Raad hakt de knoop door 148
6.7.1. Standpunt 149
6.8. Samenvatting 150
7. De handelsnaam als vermogensrecht 152
7.1. Overdraagbaarheid van de handelsnaam 152
7.1.1. Het belang van overdracht 152
7.1.2. Overdracht en levering van de handelsnaam volgens het Burgerlijk
Wetboek 154
7.1.3. Overgang van de handelsnaam bij erfopvolging 155
7.1.4. De achtergrond van de gebonden overdracht 155
7.1.5. De gebonden overdracht als achterhaalde waarborg tegen misleiding 156
7.2. Overgang van de onderneming 158
7.2.1. Het begrip onderneming gedefinieerd 158
7.2.2. Het aktevereiste 161
7.2.3. Gebruik door rechtsvoorganger na overdracht handelsnaam 163
7.2.4. Een bijna vrije overdracht 164
7.3. De handelsnaamrechtelijke licentie 165
7.3.1. Historische bezwaren tegen de handelsnaamlicentie 165
7.3.2. Franchisen en licentie 166
7.3.3. Het rechtskarakter van de licentie 167
7.3.4. De handelsnaamlicentie is geen beperkt recht 170
7.3.5. Overdraagbaarheid van de handelsnaamlicentie 171
7.4. Handhaving van de handelsnaam(licentie) door de licentienemer 173
7.4.1. Enkele casusposities 173
7.4,2. De onderneming als handhavingsgerechtigde 174
7.4.3. Verbodsbepalingen in plaats van een uitsluitend recht 176
7.4.4. Standpunt 178
7.5. Beëindiging van de licentie en gevolgen 179
7.5.1. Het handelsnaamrecht en de licentie in het faillissement 182
7.6. Een kijkje over de grens: de overdraagbaarheid en licentie in Duitsland 184
7.6.1. Introductie van de handelsnaamrechtelijke wet- en regelgeving in
Duitsland 185
7.6.2. De overdracht van de handelsnaam in Duitsland 186
7.6.3. De licentie in Duitsland 188
7.7. Overige vermogensrechtelijke aspecten 190
7.7.1. Het vestigen en uitwinnen van een pandrecht op de handelsnaam 190
7.7.2. Beslag op het recht op de handelsnaam 191
7.8. Samenvatting 193
8. De beschermingsomvang van de handelsnaam 195
8.1. Artikel 5 als de kernbepaling van de Handelsnaamwet 195
8.2. De deelnemers aan het conflict van artikel 5 Hnw 196
8.2.1. Het belang van de handelsnaamgerechtigde bij handhaving van zijn recht 197
8,2.2. Een beroep op artikel 5 Hnw door derden 197
8.2.3. De (ir)relevantie van handelsnamen van niet in de procedure betrokken
derden 198
8.2.4. De belangen van concurrenten in het handelsnaamrechtelijk speelveld 199
8.3. De belangen van artikel 5 Hnw vertaald naar grondrechten 200
8.3.1. Toepasselijkheid via het geharmoniseerde merkenrecht 203
8.3.2. Toepasselijkheid via de Handhavingsrichtlijn 203
8.3.3. Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid 204
8.4. Verwarringsgevaar in artikel 5 Hnw 205
8.4.1. Verwarringsgevaar als internationaal kernbegrip bij het bepalen van
de beschermingsomvang van onderscheidingstekens 205
8.4.2. Direct en indirect verwarringsgevaar 206
8.5. Bescherming vóor en ná het voeren van de handelsnaam 207
8.5.1. Nawerking 208
8.5.2. Voorbereidingshandelingen 210
8.6. De relevante omstandigheden bij de beoordeling van verwarringsgevaar 210
8.7. Dezelfde naam of slechts in geringe mate afwijkend 212
8.7.1. Geringe afwijking versus merkenrechtelijke overeenstemming 215
8.8. De aard van de onderneming 218
8.9. Vestigingsplaats 221
8.9.1. Bescherming van buitenlandse handelsnamen in Nederland 223
8.9.2. Plaatselijke bekendheid heeft plaatsgemaakt voor landelijke dekking 225
8.9.3. Geografische uitbreiding en de gevolgen 228
8.9.4. Een kijkje over de grens: the zone of natural expansion in het Amerikaanse
merkenrecht 230
8.9.5. Een kijkje over de grens: landelijke bescherming in Duitsland, tenzij... 233
8.9.6. Standpunt 234
8.10. Het onderscheidend vermogen van de handelsnaam 236
8.10.1. Het voorkomen van onterechte monopolies en de plicht om af te wijken 237
8.10.2. De achtergrond van het klassieke standpunt over onderscheidend
vermogen 239
8.10.3. Voor artikel 1 Hnw is voldoende dat de naam aftvijkt van (nabijgelegen)
andere namen 241
8.10.4. Onderscheidend vermogen als relevante factor voor verwarringsgevaar 242
8.10.5. Een toename van het aantal conflicten tussen twee handelsnamen 243
8.10.6. Consequenties van het veranderende speelveld 244
8.10.7. De gewijzigde naamskeuze en het uitsluitend recht op de handelsnaam 245
8.10.8. De behoefte tot vrijhouding in het handelsnaamrecht wordt steeds groter 246
8.11. Overige relevante omstandigheden van het geval 247
8.12. Relevante publiek 249
8.12.1. Het algemeen publiek 249
8.12.2. De verwarde afnemer of consument 252
8.12.3. De verwarde niet-afnemer 254
8.13. Verwarringsgevaar: een van oudsher feitelijke beoordeling met normatieve trekken 256
8.13.1. Handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar: van oudsher een feitelijke
vaststelling 256
8.13.2. Normatief verwarringsgevaar in het merkenrecht 257
8.13.3. Handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar: steeds meer normatieve
trekken 259
8.13.4. Vergissen en verwarren: een de-minimisregel of een belangenafweging 261
8.13.5. Standpunt 264
8.14. Inbreuk makende handelsnaamgebruik versus rechtscheppend gebruik 270
8.15. Processuele aspecten van de civiele rechtshandhaving 273
8.15.1. Het wijzigingsverzoek in de rekestprocedure van artikel 6 Hnw 273
8.15.2. Het verbod in de dagvaardingsprocedure 276
8.15.3. Welke naamswijziging is nodig na het rechterlijk oordeel? 278
8.15.4. Nawerking van de relatieve onrechtmatigheid 279
8.15.5. Territoriale reikwijdte van het verbod c.q. het gebod tot wijziging 280
8.15.6. Een redelijke termijn voor naleving van het verbod c.q. het gebod tot
wijziging 282
8.15.7. Het verbod c.q. gebod geldt voor de onderneming 282
8.16. Overige vorderingen 284
8.16.1. Maatregelen voortvloeiende uit de Handhavingsrichtlijn 284
8.16.2. Geen grondslag voor overdracht domeinnaam bij handelsnaamschending 286
8.17. Samenvatting 289
9. Artiestenverloningen, Parfum winkel en Dairy Partners: meer dan
alleen verwarringsgevaar? 292
9.1. Artiestenverloningen en Parfum winkel: een kentering in de praktijk 292
9.1.1. Het algemeen belang bij vrjhouden doet zijn intrede in het
handelsnaam 292
9.2. Het oordeel van het Gerechtshof Den Haag inzake Parfumswinkel 294
9.2.1. De naamskeuze als beperkte creatieve prestatie 294
9.2.2. Het stappenplan voor de beoordeling van conflicten tussen louter
beschrijvende handelsnamen volgens Parfumswinkel 297
9.3. Louter beschrijvend en al dan niet gebruikelijke handelsnamen 298
9.3.1. Beschrijvende merken 298
9.3.2. Louter beschrijvende handelsnamen 300
9.3.3. Van Boekwinkels naar Schoeiselwinkels en Hoge hakjes-winkels 301
9.3.4. De louter beschrijvende handelsnaam in de lagere rechtspraak 303
9.3.5. De louter beschrijvende handelsnaam in Duitsland 305
9.4. Een andere vrijhoudingsbehoefte in het merkenrecht en handelsnaamrecht 310
9.4.1. De verschillende functies van merk en handelsnaam als mogelijke
verklaring voor een verschillende vrijhoudingsbehoefte 310
9.4.2. Standpunt 312
9.5. Het verschil in de systematiek van merkenrecht en handelsnaamrecht 315
9.6. Standpunt 317
9.7. Inburgering 320
9.7.1. Inburgering in merkenrechtelijke zin 320
9.7.2. Handelsnaam rechteljke inburgering 321
9.7.3. Omvang van inburgering 323
9.7.4. Complicerende factor 1: het territoriale aspect van het handelsnaamrecht 324
9.7.5. Complicerende factor 2: het hanteren van een merkenrechtelijke
inburgeringsdrempel creëert een grote kloof tussen louter beschrijvende
en overige handelsnamen 325
9.7.6. Handelsnaam rechteljke inburgering in de lagere rechtspraak na
Parfum winkel 326
9.8. De antwoorden op de prejudiciële vragen in Dairy Partners 327
9.9. Samenvatting 328
10. Samenloop van regimes en bescherming naast de Handelsnaamwet 331
DEEL 1: DE ‘SAMENLOOP’ VAN REGIMES BIJ RECHTSVERKRIJGING 331
10.1. De ontwikkeling in de functies van het merk en de handelsnaam 331
10.1.1. Dienstmerk en handelsnaam 333
10.1.2. HvJEG 11september2007, C-17106 (Céline) 335
10.1.3. Statistische gegevens over (dienst)merken in de Benelux anno 2018/2019 338
10.2. Tekens met een dubbelfunctie: de domeinnaam als handelsnaam en als merk 339
10.3. Cumulatie van regimes 341
10.3.1. Handelsnaam rechtelijke bescherming in gevallen waarin het BVIE
expliciet bescherming aan het merk ontzegt 342
10.3.2. Circulatie van merk en handelsnaam en de verhouding tot 2.19 BVIE 342
10.3.3. Geen merkbescherming om territoriale redenen 344
10.3.4. Geen merkbescherming wegens gebrek aan onderscheidend vermogen 346
10.3.5. Beperking van de keuzevrijheid voor de eisende partij 348
DEEL 2: SAMENLOOP VAN REGIMES BIJ DE HANDHAVING 349
10.4. Conflicten tussen merken en handelsnamen
10.5. Handhaving: ouder merk, jongere handelsnaam 350
10.6. Artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE 352
10.6.1. Beperking verbodsrecht en eerlijk gebruik 353
10.7. Artikel 5a Hnw 356
10.7.1. De verschillen in de praktijk 358
10.8. Handhaving: oudere handelsnaam, jonger merk 360
10.9. Nietigheid van het merk en oppositie 361
10.9.1. De nietigheidsactie bij het BBIE of de rechter 361
10.9.2. De nietigheidsactie en oppositie bij het EUIPO 362
10.10. Rechtsverwerkingstermijnen 365
10.11. De verschillende functies en het gevaar voor verwarring 366
DEEL 3: DE AANVULLENDE BESCHERMING VAN ARTIKEL 6:162 BW 367
10.12. De aanvullende werking van artikel 6:162 BW voor conflicten waarbij namen van
niet-ondernemingen betrokken zijn 367
10.12.1. De verhouding tussen het intellectuele eigendomsrecht en de eerlijke
mededinging 367
10.12.2. De negatieve reflexwerking bij JE-rechten: bijkomende omstandigheden 369
10.12.3. De negatieve reflexwerking bij handelsnamen en andere
onderscheidingstekens 371
10.13. De gevallen waarin voor conflicterende onderscheidingstekens wél meer nodig is
dan verwarringsgevaar 376
10.13.1. Bescherming buiten het economisch speelveld 377
10.13.2. Bescherming tegen andere daden dan verwarring wekkende handelsnamen 377
10.13.3. Bescherming tegen andere daden dan verwarring wekkende handelsnamen
naar Duits recht 379
10.14. Bescherming voor niet-onderscheidende tekens na Artiestenverloningen en
Parfum winkel 380
10.14.1. De onderbouwing van de bijkomende omstandigheden-toets door het hof
te Den Haag 381
10.15. De concrete bijkomende omstandigheden 384
10.15.1. Domeinnaamkaping en kwade trouw als bijkomende omstandigheid 386
10.15.2. Bijkomende omstandigheden in de lagere rechtspraak 389
10.15.3. Bijkomende omstandigheden en proceskosten 392
10.16. Samenvatting 393
11. Synthese en alternatieven 396
11.1. Synthese 396
11.2. De gesignaleerde problemen en de daaruit te trekken conclusies 397
11.2.1. De oorspronkelijke doelstelling (Hoofdstukken 2 en 3) 397
11.2.2. Het ondernemingsbegrip wordt opgerekt en niet-traditionele
handelsnamen winnen aan terrein (Hoofdstuk 4) 398
11.2.3. De keuze voor handelsnamen wijzigt door geografische uitbreiding van
de handel en door de komst van het internet (Hoofdstuk 4) 400
11.2.4. Het afnemende belang van bescherming tegen misleidende handelsnamen
en de bescherming van het algemeen belang (Hoofdstuk 5) 401
11.2.5. De kwalificatie van het recht op de handelsnaam als subjectief recht, als
uitsluitend recht en als recht van intellectuele eigendom (Hoofdstuk 6) 403
11.2.6. De gebonden overdracht dient niet langer een doel en er is behoefte aan
regulering van de handelsnaamlicentie (Hoofdstuk 7) 404
11.2.7. De beoordeling van het handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar is steeds
meer normatief (Hoofdstuk 8) 405
11.2.8. De territoriale beperking van de handelsnaambescherming (Hoofdstuk 8) 407
11.2.9. De onvoorspelbare rechtelijke beslissingen met betrekking tot
beschrijvende handelsnamen (Hoofdstukken 8 en 9) 408
11.2.10. De overlap tussen merk en handelsnaam en de aanvullende werking van
de onrechtmatige daad (Hoofdstuk 10) 410
11.2.11. De uit het gemene recht afkomstige bijkomende omstandigheden toets,
sluit niet goed aan op het handeisnaamrecht in zijn huidige vorm
(Hoofdstuk 10) 412
11.2.12. Resumé 413
11.3. Een voorstel voor een alternatieve Handelsnaamwet 413
11.4. Wettekst 420
Summary 427
Lijst van aangehaalde literatuur 434
Jurisprudentieregister 448
Over de auteur 471